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01Sep

澳洲專利申請制度淺介

澳洲現行的專利制度規定於澳洲之專利法(Patent Act 1990)及專利實施細則(Patents Regulation 1991)中。澳洲的專利制度中包括了兩種類型的專利―標準專利(standard patent)及創新專利(innovation patent)。標準專利的期限為20年,創新專利的期限為8年。

可專利的發明

澳洲專利法第18條中,規定了何為可專利的發明(patentable inventions)。對於標準專利,申請標的須符合以下可專利要件:(a) 屬於壟斷法(Statue of Monopolies)意義內的製品或製法類型;(b) 相較於優先權日前的先前技術基礎(prior art base),具有新穎性(novel)及進步性(inventive step);(c) 具有利用性(useful)。對於創新專利,申請標的須符合以下專利要件: (a) 屬於壟斷法(Statue of Monopolies)意義內的製品或製法類型;(b) 相較於優先權日前的先前技術基礎,具有新穎性(novel)及創新性(innovative step);(c) 具有利用性(useful)。對於標準專利及創新專利,人類及產生人類的生物學方法非可專利的發明。另外,對於創新專利,植物、動物、產生動植物的生物學方法非屬可專利發明。

專利要件

以下為澳洲專利法中所規定的發明之各專利要件之定義(§7, §7A):

利用性:發明須具有專為某種目的(specific)、實質(substantial)、可靠(credible)的用途,而通常知識者能夠從說明書的揭露中了解。

新穎性:發明與先前技術基礎相比是新的(novel)。另外,進行新穎性審查時,先前技術基礎包括優先權日在申請專利的發明之請求項前,但說明書公開於請求項之發明後的完整申請案(擬制新穎性)。

進步性:與先前技術基礎比較,對相關領域通常知識者而言,若請求項的發明鑒於優先權日之前存在的通常知識為顯而易見(obvious),則不具進步性。

創新性:與先前技術基礎比較,對相關領域通常知識者而言,請求項的發明僅由在優先權日之前存在的通常知識及公眾可得的資訊變化而得,而對發明的運作(working)無實質貢獻(substantial contribution)者,不具創新性。

申請案

澳洲的專利請求可以用完整申請案或臨時申請案(於下段介紹)的方式提出。完整申請案之語言必須為英文並伴隨完整說明書。完整說明書必須以許可的形式及英文提出,且必須清楚及完整地揭露發明,使發明可被通常知識者所執行,並揭露申請人所知實施該發明的最佳方法。完整說明書最後須附上界定發明的請求項,對於創新專利,請求項不得超過5項(§40(2)(c))。

類似於台灣專利法中的國際優先權制度,澳洲的專利制度中,申請人在巴黎公約成員國或世界貿易組織(WTO)完整會員國中有提出基礎申請案者,可在澳洲提出與該基礎案相關的公約申請案(Convention application),期限是在該發明在公約國內首次提出申請後的12個月內(§29B, Reg 3.11)。申請時須提交英文完整說明書,並附上與該基礎案相關的資訊:申請國家、公約國專利局給的申請案號、及申請日。(§29B, Reg 3.5AG)

另外,循PCT制度並指定澳洲為指定國的國際申請案視為標準專利的完整申請案。若是PCT申請案申請時非以英文提出,則必須在規定時間內提交該申請案之英文翻譯。(§29A)。

臨時申請案

臨時申請案須伴隨臨時說明書。臨時說明書必須以許可的形式及英文提出,且必須清楚及完整地揭露發明,使發明可被通常知識者所執行(§29(4), §40(1))。提出臨時申請案後,在規定時間內的任何時間點可提出與該臨時申請案相關的一件或多件完整申請案,規定期間為自臨時申請案申請日算起12個月(§38, Reg 3.10)。若後續申請案的請求項若未直接與臨時申請案的內容相關聯,審查時將使用後續申請案之申請日。臨時申請案提出一個月內,官方(Commissioner)得導引(direct)申請人進行任何使該臨時申請案符合專利法第29(4)條的作為。在官方進行導引後,若兩個月內申請人未符合官方之要求,則臨時申請案視作未提出。

提出完整申請案後,在規定期間(12個月)內任何時間,申請人可提出書面要求,要求專利局做出該申請案視為臨時申請案的導引。當官方做出導引時,完整申請案將會轉為臨時申請案,且視為自始為臨時申請案。在專利請求及說明書已公開給公眾檢驗後,不得提出將完整申請案視為臨時申請案的要求(§37)。

附加專利制度 (patent of addition)

澳洲專利法中,規定有附加專利制度。在已針對一主要發明提出專利申請或是一主要發明已被授予專利的條件下,申請人或專利權人可針對該主要發明進行變化或改進,提出進一步的專利申請。在申請人針對主要專利的請求項與完整說明書的提出審查要求前,官方不會針對附加專利的請求項與完整說明書進行審查,附加專利的核准亦不得早於該主要發明的專利申請。另外,附加專利制度不適用於創新專利(§80)。

創新專利制度將逐步廢除 (phased out)

創新專利制度原意是用於保護短市場生命的發明,使中小企業(small to medium enterprises, SMEs)可快速研發並保護其新的創新。創新專利可不經由澳洲專利局審查而獲准,但在法律上無法行使權利,僅有經過澳洲專利局審查並得到認證才可行使創新專利權,發動侵權程序。由澳洲智財局的說明,由於創新專利制度實施以來,並未達到當初支持中小企業的原意目標,2020年起澳洲政府開始廢除創新專利的程序,自2021年8月26日起不再受理創新專利申請案。2021年8月25日當日或之前申請、已存在的創新專利效力會持續到其專利期限為止,專利權人仍可決定何時對創新專利提出認證要求。另外,(1) 對於2021年8月25日當日或之前提出的母案,在2021年8月25日之後仍可申請分割的創新專利;(2) 在2021年8月25日當日或之前申請的標準專利申請案仍可轉換為創新專利。