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01Jul

淺談專利一案兩請之新型專利被舉發時之審查

在民國102年6月13日後,專利法給予同一人可就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利的權利,即一案兩請。由於發明專利需要經過實體審查審查時間較長,而新型專利僅需形式審查審查時間(約3個月)較短,因此當申請人進行一案兩請的申請時,可先取得新型專利權,待發明專利核准後發明人可以選擇新型專利權,放棄發明專利;或是選擇發明專利,放棄新型專利權,但須注意的是,新型專利權需在發明專利權公告前維持在有效的狀態,智慧局才會核准發明專利,而新型專利權則自發明專利公告之日起消滅,以達到權利接續的目的。

對於申請人而言,權利接續的好處在於:能快速的取得新型專利權之保護,待發明專利核准後讓新型專利權接續至發明專利,而使專利保護年限由10年延長至20年,還能有助於企業依據其策略進行專利佈局,更能夠透過發明審體審查取代新型技術報告,藉以因應未來專利權行使。

但是,若新型專利權被提起舉發,且該新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定時,一案兩請之發明案該如何審查?

若發明案仍在審查中,則針對相同創作之發明,仍應與新型專利的認定結果一致,因此原則上應該等該新型舉發案行救濟確定後,再續行發明案之審查,除非依個案情形(例如:事證已臻明確足認發明案不具專利要件)或情事變更(例如:請求項經修正,已非相同創作),審查人員於參酌該新型舉發案之舉發證據後,得對發明案進行審查;另外,若發明案核准審定後至公告前,基於相同創作之發明及新型,審查結果應一致,則審查人員應自撤發明案之核准審定書,重為審查,審查原則同前。如此一來,則可避免具有相同創作之發明及新型審查結果不一致之情事發生。

 (部分節錄自專利審查基準第二篇第3章專利要件)