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01Nov

海外專利申請特殊規定─國外申請人跨國申請專利前小叮嚀

在現代科技飛速發展的時代,發明人常常面臨著一個重要決策:在哪些國家或地區提交專利申請。通常情況下,這個決策是由專利申請人基於其商業需求和戰略來做出的。然而,國際專利申請也可能受到國家安全和國防機密的考量所限制,部分國家對此會有特殊規定,這些規定可能會限制或影響專利申請人的決定。

世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Office, WIPO)為幫助專利申請人更好地瞭解各個國家對於海外專利申請的特殊要求,彙整了專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)締約國及其國內專利法之相關規定(詳見https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)。以下列舉一些國家供參考:

  • 美國

根據美國專利法35 U.S.C. § 184規定,對於在美國完成之發明,如果沒有取得USPTO核發的國外申請許可(Foreign Filing License),申請人需在提出美國專利申請的6個月後,才能在國外提出專利申請,如違反此規定,USPTO將不授予專利權或撤銷已經授予的專利權。根據美國專利法第186條規定,故意違反第184條規定者,將處2年以下有期徒刑,或科或併科美金1萬元以下罰金。

  • 中國

根據2020年10月17日發布/修正(2021年6月1日實施)中國專利法第19條第1款規定:「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行」、同條第4款規定:「對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型,在中國申請專利的,不授予專利權」。另根據中國專利法第78條規定:「違反本法第十九條規定向外國申請專利,洩露國家秘密的,由所在單位或者上級主管機關給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任」。

  • 新加坡

根據新加坡專利法第34條第1項規定,新加坡居民(Person)必須先於新加坡提出專利申請,2個月後若未收到官方其他指示,才得向外國專利局申請專利。不然就必須先提出國外申請許可(Foreign Filing License),取得許可後,方能向國外提出專利申請。違反該項規定者,可依同條第3項規定,處以星幣5,000罰金或/及2年以下有期徒刑。

  • 越南

根據越南智慧財產權法(2023年1月1日生效)規定,越南組織與個人之發明必須先於越南申請專利後6個月才能於國外申請專利。若先申請國外專利後才申請越南專利,該越南專利將無法獲得專利保護。同法第89a條規定,對於國防或國家安全有影響的發明,若為越南境內發明,且申請人為越南公民並在越南擁有永久居留權之個人、或根據越南法規所成立的組織(例如越南公司),則需先在越南申請專利以完成安全控制程序(security control procedures)後,才能向外國申請專利。

部分國家的專利法對於專利向外國申請有其特殊規定,如一不注意而違反,可能導致無法獲得專利或專利被宣告無效等嚴重後果。是以,跨國企業應建立有效管理機制,對於發明地點、發明人國籍等因素進行考量,確保正確遵守規定,做好專利申請的佈局規劃。