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01Jan

美國專利說明書之可據以實現要件淺介

美國專利法第112條(a)項中規定:「說明書必須包含對發明本身及該發明的製造使用方法之書面描述,以完整、清楚、簡潔、確切的術語使得該發明相關領域或與該發明關聯最近的任何人能夠製造及使用該發明,以及必須闡明發明人或共同發明人所構思的該發明最佳實施模式」。可據以實現要件是美國專利申請案說明書的記載要件之一,申請專利時,說明書亦須受到實體審查。

在對可據以實現要件進行分析前,審查員必須先解釋請求項。對於不是技術領域內廣為知曉或不只一個意義的術語,審查員必須基於其所認知的申請人所意指之含意,選擇審查申請案時所用的定義,並在做成審查意見時明確闡明術語的意義及請求項範圍。審查員必須衡量所有證據 (說明書、申請人提供的新證據、科學理由)以決定申請專利的發明是否可實現,且必須提出合理解釋,不得僅憑個人意見下定論。若一個發明涉及多個不同的技術領域,例如:熱燃引擎中涉及電腦領域與燃料噴注領域人員之合作,則說明書中的揭露內容可使各別技術領域內的人員可各自據以實現即可。

審查時,可據以實現要件的考量因素包括請求項的範圍、發明的性質、先前技術的狀態、通常知識者的技術程度、技術領域的可預測性(predictability)、發明人做了多少指引、是否提供有運作過的實施例(working example)、基於說明書揭露之內容製造或使用該發明所需的實驗量。審查員必須將與各因素有關的證據列入考量。先前技術中對於發明的本質知曉愈多,可預測性越高,說明書中所須明確寫出的資訊就越少。對於機械或電氣元件,一個實施例或許能提供寬廣的可據以實現要件。若是發明屬於結果較難預測的領域,如化學反應與生理活動,單一下位實施例通常無法對上位請求項提供寬廣的支持。

通常知識者所需進行的實驗次數是決定製造與使用請求項的發明是否需要過度實驗(undue experimentation)的因素。無法據以實現即表示:基於與前述各考量因素相關的證據,在申請案提出的時點,說明書並無教示通常知識者如何製造及使用請求項保護的發明全部範圍而不進行過度的實驗。是否算是「過度」並非取決於實驗的複雜度。對於上位請求項,代表性的實施例以及聲明該實施例可適用及可支持該上位請求項一般而言是足夠的 (必須綜合考量該技術領域的狀況及說明書提供的資訊),但審查委員仍可對其他上位成分進行考量判斷是否需過度實驗。

對於請求項中的關鍵元件或步驟,若細節資訊在說明書中缺乏揭露,則可能被法院認為無法據以實現。在Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp.,一案中,請求項為一種確定試鑽孔相對於土壤中地層位置的方法,包括:(a) 由試鑽孔提供一資訊,該資訊具有識別該地層的特徵;(b ) 由一偏移位置提供該地層的識別資訊;(c) 比較由試鑽孔所得的識別資訊與偏移位置所得的識別資訊,以確定延試鑽孔所選之點與地層的相對位置。法院認為說明書中未揭露特定的電腦程式細節,通常知識者無法理解如何進行「比較」以執行請求項所請求保護的方法。

說明書中有教示的關鍵特徵若無記載於請求項中,亦可能被以無法據以實現為理由而核駁。在Mayhew案中,請求項是一種生產有鍍層之鋼條料的方法,包括:(a) 形成一熔融態鍍鋅浴,該鍍鋅浴含有重量百分比達0.3%的鋁添加物;(b) 將一加熱的鋼條料引入至該熔融態鍍鋅浴,該鋼條料以高於該熔融態鍍鋅浴之溫度進入該熔融態鍍鋅浴,藉此提供熱能;(c) 將一熔融的鍍鋅塊在該鍍鋅浴中保持於約890℉至約950℉的溫度之間;(d) 將該加熱的鋼條料向該鍍鋅浴的出口移動;(e) 以該鍍鋅塊接觸該移動的鋼條料,形成一鐵-鋅合金鍍層在該移動的鋼條料上,溫度介於約890℉至約950℉之間;(f) 將該鋼條料由該鍍鋅浴的出口送出,被送出的鋼條料具有內部之鐵-鋅合金鍍層及外部的熔融態鍍鋅塊鍍層;(g) 導入一氣體,使該氣體之氣壓作用於該鋼條料的至少一側上,將該側之熔融態鍍鋅塊鍍層自該鐵-鋅合金鍍層移除。審查委員及上訴審議委員會認為在鍍鋅浴的出口設置冷卻區域是必要特徵。請求項沒有記載,不符合可據以實現要件。上訴人雖爭執冷卻區域可選擇性設置,但法院認為:「為了達到想要的合金鍍層,上訴人在說明書中揭露了兩個準則:(1) 鐵必須在不會氧化的環境中與鋅形成合金,因此形成合金的操作必須完全在鍍鋅浴中進行;(2) 鍍鋅浴的溫度必須保持在一般認為的最佳化溫度之上。由說明書的揭露,不在鍍鋅浴的出口設置冷卻區域對鍍鋅塊進行冷卻會使得合金過程無法終止且接觸到氧化環境,由說明書看來,上訴人清楚地認為這些步驟是其製法發明的必要步驟。因此上訴人的爭執不具說服力。」

因此,撰寫申請案時,依據發明所欲達成的功效,衡量關鍵的資訊及技術特徵並將其記載於說明書及請求項中,會較利於通過可據以實現要件之審查及有利於後續之訴訟。