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01Mar

商品回銷行為是否侵權

商標法所稱商標之使用是指為行銷之目的將商標用於商品或其包裝容器持有、陳列、販賣、輸出或輸入商品;用於與提供服務有關之物品;用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。而商標法上所謂「行銷之目的」係指基於商業交易之目的,向市場促銷或銷售其商品/服務而言。然而,我國經常為國外廠商在我國進行其商品生產後再將該國外廠商品牌的代工產品輸出至國外,此即商業行為上常見的「OEM」(Original Equipment Manufacturer)。

商標法第68條規定:未經商標權人同意,為行銷目的而於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者;或於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者;或於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,為侵害商標權。若國外廠商雖在其本國就其在台灣代工的商品品牌擁有商標權,在台灣並未註冊該商標,然而台灣卻有他人註冊相同或類似於該外國品牌的商標,則受該國外廠商委託代工的台灣廠商的代工和出口行為是否有侵害他人商標權則有疑義。依照歷年實務見解皆認為該國外廠商委託台灣廠商代工及出口的行為並不構成侵權,主要認為受外國廠商之授權,生產之商品全部出口至外國,就侵害他人商標專用權並無「犯意」,即,欠缺主觀構成要件—意圖欺騙他人之故意,因此,該回銷行為雖亦屬於商標法上商標的使用且若其商標與我國商標權人構成相同或近似,仍不構成侵權。

智慧財產局網頁常見問題亦有闡明:依商標法第5條規定,商標的使用,必須為「行銷之目的」,故受外國商標權人委託製造的代工者,純受委託指示完成標示商標的商品並交貨予委託人,其將製造的產品回銷外國,代工者並無於市場行銷之目的,自非該商標的使用行為(臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決參照),惟若代工者產製超過受託商品的數量,另將該部分商品行銷於國內市場,則已轉變具有行銷之目的時,將構成商標的使用,非經國內註冊商標權人同意,自不得為之。

雖回銷行為並不構成侵權,然依實務見解仍有限制:1.我國廠商受國外廠商委託製造、加工或生產國外廠商之商標產品;2.該國外廠商在該國依法取得該類產品之商標專用權且其專用權並未逾專用期間;3.我國廠商生產所有該類產品必須全部出口且不得於國內有行銷之行為。

綜上所述,回銷行為並不構成侵權然仍須注意相關限制,以避免在適用上造成不必要的紛爭,適用上仍需就實際情形認定之。